Tequila vs. botas: el caso ‘Cuadra’ y la nueva era del uso real de la marca en Estados Unidos

Hace poco, una disputa con sabor muy mexicano llegó hasta el corazón del sistema de marcas de Estados Unidos: un tequila y una marca de botas se enfrentaron por el control del nombre “Cuadra” para bebidas alcohólicas. Lo que decidió el caso no fue quién era más famoso, sino quién pudo demostrar una intención real de usar la marca en el mercado, una lección clave para cualquier empresa mexicana que quiera registrar su marca en la USPTO.

Qué pasó en el caso “Cuadra”

Tequila Cuadra S. de RL de CV se opuso a la solicitud de Manufacturera de Botas Cuadra SA de CV, que buscaba registrar “Cuadra” para bebidas alcohólicas en Estados Unidos. El asunto llegó al Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), que debía decidir si la empresa de ropa y calzado tenía una intención de uso legítima o si solo estaba “marcando territorio”.

La empresa de botas trató de sustentar su intención con elementos como:

• Botellas de alcohol con la marca usadas en campañas publicitarias de su línea de moda.

• Capacidad productiva en México, es decir, la posibilidad de fabricar bebidas alcohólicas en el futuro.

  
  

Sin embargo, el TTAB fue claro: eso no es suficiente para demostrar intención real de uso en la clase de bebidas alcohólicas. No había evidencia concreta de planes para vender alcohol en Estados Unidos, ni acuerdos con distribuidores, ni proyecciones comerciales, ni pasos tangibles para lanzar un producto en ese mercado.

Por qué ganó Tequila Cuadra

Tequila Cuadra argumentó que la solicitud de la empresa de botas carecía de una intención auténtica de usar la marca “Cuadra” en bebidas alcohólicas, y el TTAB coincidió. En su decisión, el tribunal subrayó que en el sistema estadounidense no basta con registrar para “reservar” un nombre: se necesitan hechos que demuestren un proyecto de uso real, no solo ideas vagas o material promocional accesorio.

Esta resolución sienta un precedente importante porque refuerza la noción de que las solicitudes basadas en intención de uso (intent to use) deben estar respaldadas por evidencia creíble de planes serios de comercialización. En otras palabras, el registro de marca en EE.UU. se está alejando de la lógica del “primero en llegar” y acercando a la del “primero en usar de verdad”.

Lecciones para empresas mexicanas

Para una empresa mexicana que ve a Estados Unidos como su siguiente paso natural –ya sea en tequila, mezcal, alimentos, moda o servicios–, este caso trae varias lecciones prácticas:

• No registres “por si acaso”: si no hay un plan real de entrada al mercado estadounidense, es mejor esperar a tenerlo, en lugar de arriesgarte a una impugnación por falta de intención de uso.

• Documenta tu plan: acuerdos con distribuidores, estudios de mercado, presupuestos, prototipos, pruebas piloto o contratos de producción ayudan a demostrar que la intención de uso es seria.

• Coordina México–Estados Unidos: en México, el IMPI exige uso para evitar la caducidad por falta de uso, y en EE.UU. la intención de uso se revisa desde la solicitud; una buena estrategia integra ambos requisitos.

• Cuida las expansiones de marca: si una empresa de otro giro quiere extender su marca a tu mismo tipo de producto (por ejemplo, moda que se va a tequila), es probable que se revise con lupa si esa expansión es genuina o meramente defensiva.

  
  

Cómo puede ayudarte registroMX

En registroMX se entiende que registrar una marca ya no es solamente llenar un formulario, sino diseñar una estrategia que combine:

• Una protección sólida en México ante el IMPI, tomando en cuenta oposiciones, uso efectivo y posibles conflictos con terceros.

• Un plan de expansión internacional realista, donde solicitudes ante la USPTO se apoyen en proyectos concretos de uso, especialmente en sectores regulados como bebidas alcohólicas.

  
  

Casos como “Cuadra” demuestran que el territorio de marcas es cada vez más sofisticado: las autoridades no solo miran al titular y al signo, sino al plan de negocio que hay detrás. Quien se prepara con una estrategia integral tiene más posibilidades de ganar, incluso cuando el rival viene de otra industria… o parece más grande sobre el papel.

Fuente original de la noticia:

Caso “Cuadra” ante el TTAB de la USPTO: https://news.bloomberglaw.com/ip-law/mexican-clothing-company-loses-cuadra-alcohol-trademark-bid